Интервью с А.А. Амангельды

Amangelda

 

О праве интеллектуальной собственности Республики Казахстан и Российской Федерации: сходства и различия?

Интервью с Амангельды Айжан Амангельдыкызы, доктором юридических наук, и.о. доцента кафедры международного права Казахского национального университета им. аль-Фараби, членом Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам РФ, советником Председателя правления по правовым вопросам АО «Страховая компания «НОМАД Иншуранс» (г. Алматы, Республика Казахстан).

Interview with Aizhan Amangeldy (Dr. Hab. in Law), acting assistant professor at the International Law section of the Al-Farabi Kazakh National University, member of the Scientific Advisory Council at the Court for Intellectual Rights of the Russian Federation, legal advisor to chairman of the executive board of NOMAD Insurance company (Almaty, Kazakhstan).

Корр.: – На Ваш взгляд, какие существуют нерешенные вопросы (проблемы) в законодательстве Республики Казахстан (далее – РК) в сфере интеллектуальной собственности на современном этапе?
А.: – На мой взгляд, можно выделить несколько глобальных правовых проблем, которые сгруппированы следующим образом.
Во-первых, это необходимость кодификации и унификации норм, регулирующих договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности.
В Казахстане кроме ГК РК действуют специальные законы: Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП РК), Патентный закон РК, Закон РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках), Закон РК «Об охране селекционных достижений» (далее – Закон о селекционных достижениях), Закон РК «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее – Закон РК о ТИМС),
Между тем следует констатировать наличие противоречий между ГК РК и специальными законодательными актами. Так, имеется в виду понятие «неисключительное право», предусмотренное в подп. 6 ст. 2 ЗоАП РК, и некорректная формулировка в п. 3 ст. 31 ЗоАП РК авторского договора о передаче неисключительных прав.
Вызывает критику понятие неисключительных прав в ЗоАП РК, который определяет исключительность права в зависимости от возможности одновременного использования объектов авторского права и смежных прав. Такая позиция в корне ошибочна и не соответствует концептуальным основам исключительных прав. Исключительные права – это абсолютные имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, позволяющие обладателю монопольно использовать объекты интеллектуальной собственности на законном основании. Объем имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности не может зависеть от факта одновременного их использования, поскольку одновременно используются исключительные права на основании договора, то есть договорных обязательств, это уже обязательственные правоотношения.
Поэтому в этой связи необходимо исключить из содержания ЗоАП РК, а именно: подпункт 6) статьи 2 ЗоАП РК, содержащий понятие «неисключительное право», поскольку имеет место только понятие «исключительное», которое может быть передано на неисключительной основе (т.е. неисключительная лицензия). Соответственно и в п. 3 ст. 31 ЗоАП РК
необходимо предусмотреть, что предоставление авторского исключительного права возможно на основе неисключительной лицензии.
Определенные проблемы существуют в законе РК о ТИМС. Сохранена классификация лицензионных договоров, в частности в ст. 8 – исключительная, неисключительная и полная лицензии, а в ГК РК (ст. 966), Патентном законе РК (ст. 14), Законе РК о селекционных достижениях» (ст. 18) после 20 июня 2018 года классификация и содержание условий лицензионных договоров изменены – неисключительная, исключительная и единственная.
Во-вторых, объективно возникает необходимость правового регулирования новых объектов интеллектуальной собственности, вызванная бурным развитием технологий, речь идет о доменах и наносхемах.
Домены используются для индивидуализации интернет-ресурса и обеспечения адресации в сети Интернет к конкретному электронному ресурсу. И нельзя не признать, что домены действительно схожи со средствами индивидуализации товаров, работ, услуг.
Как правило, фирменное наименование или товарный знак присутствуют в домене, это стало обычной деловой практикой, но, несмотря на всю схожесть товарного знака и домена, различия все же достаточно очевидны. Товарные знаки служат обозначением, позволяющим отличить однородные товары друг от друга, домен же служит индивидуализации не только товаров и услуг, но и участников гражданского оборота в сети Интернет путем наименования интернет-ресурса. Безусловно, домен может быть использован только в сфере электронных ресурсов, вместе с тем его назначение является более широким, чем просто товарный знак или даже фирменное наименование. Ведь оно, подобно фирменному наименованию, также индивидуализирует юридическое лицо в сети Интернет, но в то же время оно способно индивидуализировать и физических лиц в сети Интернет. Домен должен быть индивидуальным, уникальным и способствовать отождествлению участников гражданского оборота, товаров и услуг. В этой связи считаем домен самостоятельным средством индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг.
Принимая во внимание отсутствие правовой регламентации доменов, неоднозначную судебную практику, вместе с тем, применяя правовые нормы касательно товарных знаков, полагаем, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, если в результате этого возникнет вероятность их отождествления и смешения, в том числе и домене. Порождение порочной правоприменительной деятельности, отсутствие единого мнения среди судей являются вполне логичным следствием неготовности законодательства РК регулировать правоотношения в сети Интернет, хотя данная область давно уже стала частью гражданского оборота.
В этой связи считаем необходимым отнести доменное имя к самостоятельному средству индивидуализации товаров, работ или услуг в законодательном порядке путем включения соответствующих статей в главу 56 ГК РК (Особенная часть).
При этом по доменам уполномоченным органом с 2018 года является Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В-третьих, следует отметить проблему противоречий, касающихся Общей и Особенной частей ГК РК, в частности, понятие «интеллектуальная собственность» в соответствии со ст. 125 ГК РК характеризуется как определенная часть правомочий, связанных с исключительным правом на результаты интеллектуальной творческой деятельности, тем самым ст. 125 ГК РК исходит из тождественности понятий «интеллектуальная собственность» и «исключительное право», что делает ст. 125 и 961, 963 ГК РК, устанавливающие перечень объектов интеллектуальной собственности, личные неимущественные и имущественные права, противоречащими друг другу.
При этом ст. 963 ГК РК устанавливает личные неимущественные и имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, ст. 964 ГК Республики Казахстан под исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности понимает имущественное право. Очевидно противоречие между ст. 125 и 961, 963, 964 ГК Республики Казахстан, которое должно быть устранено.
В этой связи в качестве устранения имеющегося противоречия предлагаем закрепить в законодательном порядке понятие интеллектуальной собственности в следующей редакции: «Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав представляет собой совокупность личных неимущественных и имущественных (исключительных прав), а также объективированные результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров, работ и услуг, предусмотренные настоящим Кодексом и иными законодательными актами».

– Какие кардинальные отличия существуют, на Ваш взгляд, в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности?
А.: – Во-первых, это понятийный аппарат, в связи с принятием четвертой части ГК РФ – это «интеллектуальные права», а в ГК РК – это «право интеллектуальной собственности».
Во-вторых, в законодательстве РК предусмотрено предоставление и отчуждение исключительных прав полностью или частично, а в РФ только полностью. В этом заключается важная особенность казахстанского законодательства, заключающаяся в том, что исключительное право делимо на правомочия, эти правомочия определены в статье 16 Закона РК (далее – РК) от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП), статье 11 Закона РК от 16 июля 1999 года № 427-I «Патентный закон РК», статье 14 Закона РК от 13 июля 1999 года № 422-I «Об охране селекционных достижений», статье 21 Закона РК от 26 июля 1999 года № 456-I РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», статье 7 Закон РК от 29 июня 2001 года № 217-II «О правовой охране топологий интегральных микросхем».
По законодательству РК правообладатель может передать как все исключительные права полностью, так и отдельные правомочия, то есть частично.
И в этом состоит одно из существенных отличий от законодательства Российской Федерации (далее – РФ), поскольку в РФ может быть предоставлено либо передано все исключительное право полностью, частичной передачи (отчуждения, предоставления) не предусмотрено.
В-третьих, в законодательстве РФ предусмотрены такие объекты интеллектуальных прав, как единые технологии, коммерческие обозначения, базы данных как объекты смежных прав; в Казахстане этого нет, или такой объект, как база данных, в ЗАП РК предусмотрен как объект авторского права, как составное произведение.
В-четвертых, различные подходы к таким договорам, как договор на НИОКРиТР и франчайзинг.
В настоящее время согласно ГК РК договоры на выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских и технологических (далее – НИОКиТР) являются разновидностью договора подряда, поэтому общие положения договора подряда распространяются на договоры НИОКиТР. По-иному регулирует данный вопрос ГК РФ, а именно: договоры на выполнение НИОКР относятся к самостоятельному договорному типу (гл. 38), но согласно статье 778 ГК РФ к срокам выполнения и цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответствующие правила договора подряда. Таким образом, в ГК РФ реализовалась идея самостоятельности договоров на выполнение НИОКиТР.
В ГК РФ договорные отношения по передаче и использованию комплекса исключительных прав урегулированы главой 54, которая называется «Коммерческая концессия». Название «коммерческая концессия» не отражает сущности отношений, регулируемых нормами гл. 54 ГК РФ. Это явилось следствием того, что использованное законодателем понятие «коммерческая концессия» в качестве названия гл. 54 ГК РФ не соответствует реальным отношениям, возникающим при франчайзинге.
Учитывая идеальную природу объектов, которые являются предметом регулирования договоров в сфере интеллектуальной собственности, законодательство РК не стоит на месте, постоянно вносятся изменения и дополнения. Так, в 2018 году законодательство РК об интеллектуальной собственности в части договорного регулирования отношений получило свое дальнейшее развитие путем принятия Закона Республики Казахстан от 20 июня 2018 года № 161-VI ЗРК
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности».
Так, в ГК РК (Особенная часть) были внесены изменения – в частности, статьями 897-1, 966, 1001, 1031 ГК РК предусмотрено, что под термином «предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности» понимается заключение договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), лицензионного договора.

– Если есть такие различия в законодательстве РФ и РК в сфере интеллектуальной собственности, существуют ли тогда общее в регулировании указанной сферы?
А.: – Конечно, Российская Федерация и Республика Казахстан являются участниками как международных конвенций, в частности Парижская Конвенция от 20 марта 1883 года по охране промышленной собственности, Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений, Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 19 июня 1970 г.) и другие, так и региональных конвенций, например, Евразийская патентная конвенция (г. Москва, 9 сентября 1994 года). Более того, в рамках Евразийского союза заключены Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе (Москва, 11 декабря 2017 года), Таможенный кодекс ЕАЭС, многочисленные решения ЕАЭС и прочие. Все эти документы необходимы, поскольку в рамках Евразийского союза происходит сближение подходов и обогащение опыта на законодательном уровне.

– Какие происходят изменения на сегодняшний день в законодательстве РК в сфере интеллектуальной собственности?
А.: – Ряд существенных изменений и дополнений был внесен в законодательство РК, которые уточнили ряд терминов и определений.
Так, Законом РК от 20 июня 2018 года № 161-VI
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» внесены
изменения в ГК РК: в ст. 897-1, 966, 1001; ст. 1031 ГК РК предусмотрено, что под термином «предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности» понимается заключение договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), лицензионного договора.
В ст. 966 ГК РК изменены условия использования объекта интеллектуальной собственности при выдаче исключительной лицензии, а именно: до 20 июня 2018 года лицензиар сохранял право использования переданного им объекта, после указанной даты правообладатель лишен данной возможности.
В ст. 998, 999, 1015 ГК РК полномочия уполномоченного органа, то есть Министерства юстиции РК, переданы экспертной организации – Национальному институту интеллектуальной собственности, в частности, согласно ст. 4, 4-1, 22, 25 Патентного закона РК: вынесение решения о выдаче патента на изобретение, решение об отказе в выдаче патента на изобретение, принятие решения о выдаче патента на полезную модель, вынесение решения об отказе в выдаче патента на полезную модель, вынесение решения о выдаче патента на промышленный образец, решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, выдача охранных документов на объекты промышленной собственности.
В ст. 1020, 1024 ГК РК расширен перечень правообладателей на фирменное наименование, а именно: любые физические и юридические лица.
В ст. 1032, 1037 ГК РК предусмотрено рассмотрение таких споров судами РК, как: споры, связанные с определением правомерности использования товарного знака, наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или общеизвестного товарного знака. В данных статьях также указано, что уничтожение и изъятие контрафактного товара, упаковки, орудия, оборудования или иных средств и материалов, использованных для его изготовления невозможно, когда введение в оборот такого товара необходимо в общественных интересах и не нарушает требований законодательства РК о защите прав потребителей.
Новый вид санкции для нарушителя товарного знака предусмотрен в п. 6 ст. 1032, п. 6 ст. 1037 ГК РК, а именно: правообладатель товарного знака, наименования места происхождения товара при доказанности факта правонарушения вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации в размере, определяемом судом.
Изменения коснулись и правового режима селекционных достижений. В ст. 18 Закона РК о селекционных достижениях, аналогично ГК РК, был введен термин «предоставление права использования селекционного достижения», означающий заключение лицензионного договора, договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора с лицензиаром, включающего условия лицензионного договора. Таким образом, возможно заключение, например, смешанного договора в форме договора подряда, аренды, оказания услуг и т.д., тем самым расширено применение условий лицензионного договора в других договорных конструкциях.
Также в ст. 18 Закона о селекционных достижениях было изменено содержание и название таких видов лицензий, как исключительная и полная лицензии, а именно:
– предоставление лицензиаром лицензиату права использования селекционного достижения с сохранением за лицензиаром возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (единственная лицензия) (до 20 июня 2018 года данная лицензия называлась исключительной);
– предоставление лицензиаром лицензиату права использования селекционного достижения без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия) (до 20 июня 2018 года данная лицензия называлась полной).
В ст. 20-1 Закона РК о селекционных достижениях в соответствии с нормами ГК РК было введено понятие «передача исключительного права на селекционное достижение», означающее заключение договора уступки.
Вышеупомянутым Законом Патентный закон РК дополнен ст. 11-1, которой введено понятие «передача исключительного права на объект промышленной собственности», означающее заключение договора уступки, аналогичные нормы были приняты в ГК РК, Законе РК о селекционных достижениях.
В ст. 14 Патентного закона РК понятие «предоставление права на использование объекта промышленной собственности» расширено, а именно: это заключение не только лицензионного договора, но и договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора с лицензиаром, включающего условия лицензионного договора. В данной статье изменено название и содержание таких лицензий, как исключительная и полная:
1. Предоставление лицензиаром лицензиату права использования объекта промышленной собственности.
2. С сохранением за лицензиаром возможности его использования, но без права выдачи лицензии другим лицам (единственная лицензия) (до 20 июня 2018 года она именовалась исключительной лицензией).
3. Без сохранения за лицензиаром возможности его использования и без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия) (до 20 июня 2018 года это была полная лицензия).
Дополняя Патентный закон РК статьей 14-1 для лицензионных договоров и договоров уступки, введены единые основания, временно препятствующие их регистрации, а также основания для отказа в регистрации данных договоров.
Статья 33 Патентного закона РК дополнена еще одним видом спора, рассматриваемого в судебном порядке – о признании патента недействительным. Более того, предусмотрена возможность рассмотрения таких споров в порядке медиации или арбитражем, как:
1. О нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патенто-
обладателя.
2. О заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности.
3. О выплате вознаграждения автору работодателем в соответствии с пунктом 4 статьи 10 настоящего закона.
4. О выплате компенсаций, предусмотренных настоящим законом.
Законом РК от 20 июня 2018 года № 161-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» были внесены изменения в Закон РК от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», то есть в настоящее время согласно ст. 3-1, 12, 31 Закона РК о товарных знаках часть функций уполномоченного государственного органа в сфере охраны товарных знаков (знаков обслуживания), наименований мест происхождения передана экспертной организации, в частности: принятие решения о регистрации или об отказе в регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров, регистрация товарных знаков и наименований мест происхождения товаров в Государственном реестре товарных знаков и Государственном реестре наименований мест происхождения товаров; выдача охранного документа и его дубликатов; осуществление прекращения действия регистрации товарного знака (наименования места происхождения) и признание недействительной регистрации товарного знака (наименования места происхождения); регистрация в Государственном реестре товарных знаков, передача исключительного права, предоставление права на использование товарного знака.
Закон РК от 7 апреля 2015 года № 300-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правового регулирования сферы интеллектуальной собственности» исключил свидетельство на товарный знак, на наименование места происхождения товара в качестве охранного документа, и права на товарный знак и на наименование места происхождения товара удостоверялись записью о регистрации товарного знака, наименования места происхождения. Вместе с тем Законом РК от 20 июня 2018 года № 161-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности» был возвращен охранный документ на товарный знак (знак обслуживания), наименование места происхождения товара – свидетельство (см. п. 3 ст. 4, ст. 34 ЗРК «О товарных знаках»).
В ст. 11 Закона РК о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» сокращены сроки проведения экспертизы заявки на товарный знак с 9 месяцев до 7 месяцев с даты подачи заявки.
До 20 июня 2018 года сведения о поданных заявках на товарные знаки (знаки обслуживания) не публиковались на стадии экспертизы заявки на выше-
указанные средства индивидуализации. Закон РК о товарных знаках дополнен статьей 11-1, которая предусматривает публикацию сведений о заявке, т.е. после проведения предварительной экспертизы публикуются сведения о заявке на товарный знак.
Также в п. 2 ст. 15 Закона РК о товарных знаках сокращены сроки внесения в Государственный реестр сведений о продлении срока действия регистрации товарного знака с 1 месяца до 10 рабочих дней с даты поступления ходатайства в экспертную организацию.
В ст. 21 Закона РК о товарных знаках конкретизирован и уточнен понятийный аппарат по договорам, а именно: 1) передача исключительного права на товарный знак означает заключение договора уступки прав; 2) предоставление права использования на товарный знак – это заключение договора комплексной предпринимательской лицензии или иного договора (лицензионного договора).
Также сокращен срок проведения экспертизы наименования места происхождения товара с 6 месяцев до 30 рабочих дней с даты подачи заявки.
В п. 1 ст. 37 РК о товарных знаках предусмотрено, что владелец наименования места происхождения товара обладает правом использования, а не исключительным правом в отношении указанного средства индивидуализации, как это было до 20 июня 2018 года, то есть внесенные изменения привели к ограничению правомочий владельца наименования места происхождения товара.
Положительным моментом является также то, что сокращены сроки проведения экспертизы наименования места происхождения товара с 6 месяцев до 30 рабочих дней с даты подачи заявки.
Таким образом, принятые изменения и дополнения проявят положительный эффект на общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности, поскольку большинство терминов стали определенными и более точными, сокращены сроки проведения экспертиз, это ускорит получение охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.
Очевидно то, что законодательство РК в сфере интеллектуальной собственности развивается. В условиях интеграции экономического пространства в странах ЕАЭС объективно возникает необходимость единого правового регулирования отношений, поэтому принятые изменения и дополнения в законодательство РК способствуют сближению и гармонизации законодательства РК и РФ.

Беседу вела наш корр.

 

Pismo